BGH-Urteil kurz kommentiert
Patentverletzungsprozesse sollen entlastet werden

Wer sich im Patentverletzungsprozess mit dem Einwand der Zwangslizenz verteidigen will, muss eine angemessene Lizenzgebühr hinterlegen. Eine Kommentierung des BGH-Urteils vom 6. Mai 2009 (Az. KZR 39/06) zum Orange-Book-Standard.

Hersteller von Produkten, die nach einem patentierten Industriestandard gefertigt werden (wie z.B. CDs oder DVDs), laufen unweigerlich Gefahr, die Rechte Dritter zu verletzen. Wenn das Produkt standardkonform sein soll, müssen nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die einschlägigen Schutzrechte bzw. deren Gegenstände benutzt werden. In jüngerer Zeit gab es daher einige aufsehenerregende Verletzungsverfahren, in denen die Beklagten die Benutzung nicht ernsthaft bestritten; ihre Verteidigungsstrategie bestand vielmehr darin, sich auf den sogenannten Zwangslizenzeinwand zu berufen.

Dieser Einwand läuft darauf hinaus zu argumentieren, der Nutzer habe um die Erteilung einer Lizenz zu angemessenen Bedingungen nachgesucht. Der Patentinhaber habe aber die Lizenz verweigert und dadurch gegen das kartellrechtliche Verbot verstoßen, andere Unternehmen zu diskriminieren oder ohne sachlichen Grund zu behindern.

Während mittlerweile Einigkeit darüber besteht, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess grundsätzlich zulässig ist, sind die Einzelheiten seiner Geltendmachung hochumstritten. Fraglich ist , wie konkret das Lizenzangebot des Nutzers sein soll. Muss er insbesondere die Lizenzgebühr beziffern - und wenn ja, wie? Mit seinem Urteil "Orange-Book-Standard" bringt der BGH nun mehr Licht ins Dunkel.

Er konzediert, dass der Nutzer Schwierigkeiten haben mag, die Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr zu bestimmen. Ein angemessener Vorschlag kann deshalb auch darin bestehen, dem Patentinhaber die Zahlung einer von ihm (dem Inhaber) nach billigem Ermessen festzusetzenden Lizenzgebühr anzubieten. Im gleichen Zug weist der BGH aber darauf hin, dass allein die Abgabe eines Angebots noch nicht zur Nutzung der standardrelevanten Schutzrechte berechtigt. Um eine Abweisung der Verletzungsklage zu erreichen, muss sich der Lizenzsuchende vielmehr so verhalten, als wäre bereits ein Vertrag zustande gekommen. Nach den Vorgaben des BGH bedeutet das: Der Lizenzsuchende muss bestimmen, was objektiv angemessen (gemeint wahrscheinlich: branchenüblich) ist, in regelmäßigen Abständen gegenüber dem Patentinhaber abrechnen und die sich aus der Abrechnung ergebenden Gebühren zumindest hinterlegen.

Dadurch soll der Patentverletzungsprozess vom Streit über die Höhe der Lizenzgebühr entlastet werden. Ob die vom Patentinhaber geforderte Gebühr angemessen ist, kann in einem Folgeverfahren geklärt werden. Es steht allerdings fest: Ohne vorheriges Angebot und Hinterlegung eines objektiv angemessenen Betrags darf der Lizenzsuchende die Patente nicht nutzen.

Die Autoren, Dr. Anette Gärtner, LL.M., und Dr. Thorsten Vormann, LL.M., sind Rechtsanwälte bei Clifford Chance, Frankfurt a.M.

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